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「拙速」よりも「熟慮」が必要な場面

  知財・ライセンスの収益化 後藤昌彦 SPECIAL
後藤昌彦 SPECIAL

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー) 代表取締役 後藤昌彦

知的財産、マーケティング、マネジメント…を融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創るコンサルタント。「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組みづくりに定評がある。

「後藤さん、この拒絶理由の対応ですが、材質を限定するだけでいいんじゃないですか?」

これは、あるお客様が出願した特許について、特許庁から「拒絶理由通知」(この特許出願は特許できない理由があるという特許庁からの通知)が来た際に、そのお客様が
私に送ってこられたコメントです。

少し専門的な話になりますが、特許出願したものがすんなり拒絶もされずに特許になることは経験上、ほとんどありません。

その理由の一つは、あえて出願時に権利範囲を広く設定して出願する傾向があるということ、もう一つは、出願前に公開されていた技術文献の内容の解釈に特許庁審査官と出願人とで食い違いがあるということが挙げられます。

このことも踏まえ、今回の拒絶理由通知はなぜ、どういう理由で出されたのかを充分検討してから対応策を練らなければなりません。

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上記の例の場合、複数の引用文献が提示され、それを組み合わせると特許出願と同じ内容になるというのが拒絶理由の趣旨なのですが、お客様は引用文献がすべて特許出願と素材が違うため、素材を限定するだけでよいのでは?という疑問を投げてこられたわけです。

私からは、「それも一つの選択肢ですが、それ以外に権利範囲の狭めを最小限にとどめ、反論する方法があるかもしれません。引用文献の内容を精査し、打ち合わせしましょう。拙速に対応策を決めるべきではありません。」とお伝えしました。

拒絶理由への対応一つで、折角出願した特許の権利範囲が狭まりすぎてしまい、使い物にならなくなることもあり得るからです。

拒絶理由通知からその応答期限までは通常60日ありますので、検討できる猶予は十分あります。

拒絶理由に限らず、拙速な判断がかえって致命傷を招くことは経営でもよくあることではないでしょうか?

もし結論を出すまでに猶予があるのでしたら、決して急がず、熟慮しましょう。

 

【知財・ライセンス】会社に眠っている資産を収益化する視点
後藤昌彦

知財・ライセンスの収益化コンサルタント

株式会社 IPMaaCurie(アイピーマーキュリー)代表取締役

後藤昌彦

執筆者のWebサイトはこちら http://www.ipmaacurie.com/

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